本文來(lái)自于德國(guó)律師Dr Aloys Huttermann，以深耕IP數(shù)十年的德國(guó)本土律師的視角，從做出Sisvel Vs Haier案判決的法院、原被告雙方在FRAND原則上的義務(wù)、以及案件啟示等幾個(gè)方面來(lái)分析解讀本案。

　　對(duì)于ICT領(lǐng)域的資深I(lǐng)P從業(yè)者來(lái)說(shuō)，Sisvel Vs Haier案是近年來(lái)SEP海外專利侵權(quán)訴訟中頗有里程碑意義的案件，本案的判決對(duì)于ICT領(lǐng)域中那些正在經(jīng)歷、即將發(fā)起、或有潛在風(fēng)險(xiǎn)卷入到海外SEP專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)以及相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)而言，意味著在全球訴訟戰(zhàn)場(chǎng)上，德國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)對(duì)于權(quán)利人方(Patentee)和被許可方(licensee)對(duì)于平衡雙方的許可談判地位上，將如何把握。

　　5月初，德國(guó)聯(lián)邦法院宣布了期待已久的針對(duì)專利池管理機(jī)構(gòu)Sisvel國(guó)際(Sisvel International S.A.,以下簡(jiǎn)稱“Sisvel”)與海爾(Haier)之間公平、合理、不歧視的(fair, reasonable, and non-discriminatory terms,以下簡(jiǎn)稱“FRAND”)專利許可糾紛的裁決。

　　目前，該法院已通過(guò)發(fā)表書(shū)面意見(jiàn)來(lái)解釋其裁決并恢復(fù)下級(jí)法院支持Sisvel的裁決，并建立了一系列關(guān)于專利權(quán)人和實(shí)施者在標(biāo)準(zhǔn)必要專利(Standards Essential Patents,以下簡(jiǎn)稱“SEP”)許可爭(zhēng)議談判中預(yù)期行為的標(biāo)準(zhǔn)。這一裁決證實(shí)了最初的報(bào)告，即法院對(duì)被指控的侵權(quán)行為施加了更高的門檻，希望證明他們之前的許可行為是符合FRAND 原則的，法院解釋說(shuō)，被告必須表明非常愿意接受FRAND許可。該書(shū)面意見(jiàn)還為專利所有人列出了額外的要求和指導(dǎo)方針——在一定條件下，組合許可并不違反反壟斷法，而且可以全球性許可。

　　正如RPX之前報(bào)道的那樣，在2014年底，Sisvel就兩項(xiàng)據(jù)稱對(duì)UMTS和GPRS蜂窩網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)至關(guān)重要的專利(EP 1264 504, EP 0 852 885)與海爾進(jìn)行了一系列的許可談判后，向海爾提起了侵權(quán)訴訟。

　　在訴訟未決期間，歐洲法院在華為訴中興通訊中發(fā)布判決，裁定SEP持有人不得針對(duì)愿意按照FRAND條款簽訂許可的用戶尋求禁令，并探討法院如何確定潛在的被許可人已經(jīng)表明了這樣做的必要意愿。該裁決還列出了FRAND辯護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)，它提供了過(guò)去銷售核算的標(biāo)準(zhǔn)和過(guò)去使用費(fèi)支付的標(biāo)準(zhǔn)(例如通過(guò)證券)。該標(biāo)準(zhǔn)是借鑒反托拉斯法產(chǎn)生的，并且在SEP持有人擁有市場(chǎng)支配地位并且被指控的侵權(quán)人提出FRAND反要約的情況下可以部分適用。在華為訴中興通訊案中，要依靠抗辯勝訴，涉嫌侵權(quán)的人必須已經(jīng)真誠(chéng)地、不過(guò)分拖延地進(jìn)行過(guò)談判。

　　杜塞爾多夫地方法院裁定，海爾無(wú)權(quán)獲得FRAND辯護(hù)，因?yàn)樗钡?015年9月的口頭聽(tīng)證會(huì)之前都沒(méi)有提交被告侵權(quán)器械的銷售數(shù)據(jù)或提供擔(dān)保。法院認(rèn)定Sisvel符合SEP持有人的要求，法院裁定海爾的行為構(gòu)成了根據(jù)華為訴中興通訊案所確定的不當(dāng)拖延標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)楹柧芙^了非專利執(zhí)行實(shí)體(NPE)的原始許可要約所以海爾有義務(wù)立即回應(yīng)Sisvel的要約。但是，杜塞爾多夫高級(jí)地區(qū)法院于2017年3月推翻了該決定，該法院裁定Sisvel的要約不是FRAND要約，因?yàn)榕c其他被許可人的協(xié)議相比，它們歧視海爾，并且法院認(rèn)為Sisvel沒(méi)有履行舉證責(zé)任證明存在這種明顯差異的客觀原因。法院拒絕恢復(fù)禁制令，但命令海爾賠償損失并提供具體銷售信息的賬目。

　　聯(lián)邦法院于5月5日宣布上訴裁決，就在審理該案的同一天，并于7月初發(fā)表了意見(jiàn)。下面的分析是基于Arnold Reuss律師事務(wù)所發(fā)布的德文判決的非官方英文翻譯。該譯文省略了意見(jiàn)中有關(guān)侵權(quán)的部分，確認(rèn)了下級(jí)法院的侵權(quán)裁決。

　　在其意見(jiàn)中有關(guān)FRAND許可的部分，法院針對(duì)專利所有人和被控侵權(quán)者的預(yù)期行為制定了各種規(guī)則。首先，法院確認(rèn)，SEP的所有者并非絕對(duì)禁止通過(guò)尋求禁令來(lái)強(qiáng)制執(zhí)行專利，因?yàn)榧词故鞘袌?chǎng)主導(dǎo)的專利所有者也沒(méi)有辦法將許可強(qiáng)加給任何人。

　　但是，法院裁定，在某些情況下，SEP所有者的禁令請(qǐng)求可能被視為濫用行為。這些情形包括：(1)當(dāng)被指控的侵權(quán)者“無(wú)條件地提出達(dá)成許可協(xié)議的條件，專利權(quán)人在不違反禁止濫用或歧視的前提下不得拒絕許可的條件”(引用聯(lián)邦法院2009年《橙皮書(shū)》的裁決，關(guān)于事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)創(chuàng)性裁決，由華為訴中興公司為代表);以及(2)當(dāng)被指控的侵權(quán)者愿意獲得許可，但專利所有人沒(méi)有采取必要的步驟來(lái)建立如華為訴中興所規(guī)定的FRAND條件時(shí)。值得注意的是，這些必要的步驟包括：如果被侵權(quán)人不知道他們的侵權(quán)行為，則需要通知被侵權(quán)人，并為該侵權(quán)者提供足夠的解釋和理由，以應(yīng)對(duì)擬議的FRAND許可條件。

　　此外，法院認(rèn)為，只要組合許可實(shí)施者不要求為非必要的專利支付許可費(fèi)用，并且只要實(shí)施者為“特定的地理區(qū)域有限的產(chǎn)品”創(chuàng)造條件，實(shí)施者就不會(huì)違反反托拉斯法。法院進(jìn)一步澄清，專利所有人沒(méi)有義務(wù)只對(duì)訴訟中的特定專利進(jìn)行許可，相反，全世界的組合許可是“常見(jiàn)做法”，是實(shí)施者最有效的選擇。

　　法院還裁定，專利所有人必須向被控侵權(quán)者根據(jù)每個(gè)具體案件的事實(shí)，在要求的數(shù)量、細(xì)節(jié)程度和披露時(shí)間上有所不同的披露信息。這些侵權(quán)指控可以在索賠表中列出，這些表“通常是足夠的，但不是強(qiáng)制性的”。

　　此外，關(guān)于“合理且非歧視性”許可條款的構(gòu)成，法院認(rèn)為， SEP持有者不需要提供“統(tǒng)一關(guān)稅”，給予所有用戶平等的條件。相反，由于適當(dāng)?shù)臈l件通常是在“(可能類似的)市場(chǎng)過(guò)程”下談判的，因此被指控侵權(quán)者在談判過(guò)程中“認(rèn)真和目標(biāo)導(dǎo)向的參與”具有“決定性的重要性”。法院解釋說(shuō)，這一要求在專利所有人是否提供了FRAND許可條款的爭(zhēng)議背景下尤其如此，因?yàn)楸恢缚氐那謾?quán)者在經(jīng)濟(jì)上受到激勵(lì)，會(huì)推遲到主張的專利到期(即進(jìn)行保留)，從而排除了禁令救濟(jì)的可能性(引用華為訴中興的案例)。

　　因此，侵權(quán)者僅僅表示愿意獲得FRAND許可或進(jìn)行談判是不夠的。相反，侵權(quán)人必須明確和毫不含糊地聲明他愿意在合理和非歧視性的條款下與專利所有人簽訂許可協(xié)議，并且必須隨后以目標(biāo)導(dǎo)向的方式參與許可協(xié)議的談判。在這一點(diǎn)上，聯(lián)邦法院引用了英國(guó)高等法院法官科林 伯斯(Colin Birss)在Unwired Planet裁決中所寫的一句話：“愿意的被許可人必須是愿意以事實(shí)上的FRAND條款獲得FRAND許可的人”。

　　根據(jù)上述因素，法院隨后裁定，出于兩個(gè)原因，高等地區(qū)法院裁定Sisvel濫用其支配地位是錯(cuò)誤的。首先，聯(lián)邦法院裁定上訴法院根據(jù)被告行為的時(shí)機(jī)假設(shè)被告同意簽訂FRAND許可證是錯(cuò)誤的。

　　盡管高等地區(qū)法院指出，被告直到收到侵權(quán)通知后才宣布可以開(kāi)放使用許可證，但它仍然發(fā)現(xiàn)這足以表達(dá)出獲取FRAND許可證的意愿，因?yàn)樗匀皇窃谠V訟之前發(fā)生的，因此Sisvel有義務(wù)以FRAND條款提出其他要約。針對(duì)相關(guān)事實(shí)，美國(guó)聯(lián)邦法院拒絕就海爾推遲的自愿聲明是否重新確立了Sisvel的任何義務(wù)做出裁決。但是，法院還裁定，海爾的聲明“未能滿足嚴(yán)格、無(wú)條件地按照FRAND條款獲得許可的要求”，認(rèn)為某些爭(zhēng)議信件只是表達(dá)了一種希望，即在要求獲得某些折扣信息的同時(shí)，進(jìn)行正式談判。

　　但是，法院裁定，上訴法院認(rèn)為海爾的另一封信是被認(rèn)可的，該封信附有“有條件聲明”，該一封信僅在法院發(fā)布有關(guān)某些專利的侵權(quán)和有效性判決的情況下才表示許可的意愿，因此“不足以”確立被告按照FRAND條款進(jìn)行許可的意愿。

　　此外，法院裁定，海爾拒絕在隨后的來(lái)文中背離上述“不允許的條件”，并堅(jiān)持就侵權(quán)問(wèn)題提供毫無(wú)根據(jù)的細(xì)節(jié)，屬于“拖延戰(zhàn)術(shù)”。法院認(rèn)為，“不需要對(duì)各自專利的使用進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)或法律解釋”，并解釋說(shuō)，“侵權(quán)人只需要能夠評(píng)估侵權(quán)指控——如果必要的話，在專家協(xié)助下或通過(guò)獲得法律咨詢”。

　　其次，法院裁定，高等地區(qū)法院認(rèn)為Sisvel公司濫用主導(dǎo)地位問(wèn)題的結(jié)論是錯(cuò)誤的，理由是該Sisvel公司向海爾提供了歧視性許可條款。特別地，法院指責(zé)上訴法院沒(méi)有考慮記錄是否表明Sisvel被迫基于“外國(guó)當(dāng)局的恐嚇或壓力”而向第三方授予“優(yōu)惠條件”。結(jié)果，高等地區(qū)法院“在法律上以為這本身不能構(gòu)成不平等待遇的客觀理由是錯(cuò)誤的”。

　　一般而言，法院認(rèn)為，是否存在“針對(duì)不同價(jià)格的客觀理由”的問(wèn)題，“必須在權(quán)衡所有有關(guān)利益的基礎(chǔ)上回答”。法院解釋說(shuō)，僅憑主導(dǎo)地位行事并不妨礙專利所有人“保護(hù)其自身的商業(yè)利益”，只要這些行為不能提高專利所有者的支配地位或構(gòu)成濫用?？紤]到這一點(diǎn)，如果專利所有者由于“缺乏司法執(zhí)行其要求的現(xiàn)實(shí)可能性”和各種“國(guó)家機(jī)構(gòu)的威脅”而先前接受了第三方的“不充分”要約，則可能會(huì)作為“客觀原因”起到作用，取而代之的是“相對(duì)于其他企業(yè)遵守其通常的條件”，只要這些條件在其他方面適當(dāng)且不會(huì)損害競(jìng)爭(zhēng)。

　　法院的裁決被認(rèn)為提供了FRAND法律領(lǐng)域急需的一些標(biāo)準(zhǔn)化，因?yàn)榈聡?guó)法院一直在努力統(tǒng)一適用華為訴中興案中的要素——區(qū)別于確定FRAND遵從性的適當(dāng)程序和實(shí)質(zhì)要求。正如多個(gè)利益相關(guān)者所指出的，該決定還因其堅(jiān)持認(rèn)為FRAND的歧視性條款沒(méi)有嚴(yán)格規(guī)定而引人注目;也就是說(shuō)，收取不同的費(fèi)用并不是歧視性的。在這個(gè)問(wèn)題上，Sisvel 訴海爾案的觀點(diǎn)與英國(guó)在Unwired Planet 訴華為案中闡述的觀點(diǎn)一致。