近日，浙江杭州的一家公司被杭州市中級(jí)人民法院(下稱杭州中院)終審認(rèn)定侵犯“抖音”商標(biāo)權(quán)、構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，須立即停止侵權(quán)并賠償抖音經(jīng)濟(jì)損失及合理支出共計(jì)180萬元。

　　有業(yè)內(nèi)人士表示，該案就廣告培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)于同類服務(wù)商標(biāo)的使用是否構(gòu)成侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)作出了裁判，在侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案件中如何正確區(qū)分正當(dāng)使用與商標(biāo)性使用方面具有典型意義。

　　起因：擅用“抖音”引發(fā)糾紛

　　2019年初，抖音的運(yùn)營(yíng)方——北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司(下稱字節(jié)跳動(dòng)公司)及北京微播視界科技有限公司(下稱微播視界公司)發(fā)現(xiàn)，杭州微贏電子商務(wù)有限公司(下稱微贏公司)未經(jīng)許可，在日常運(yùn)營(yíng)和商業(yè)活動(dòng)中廣泛使用“抖音”商標(biāo)。例如，該公司在線上、線下開展“抖音訓(xùn)練營(yíng)”“抖音IP星計(jì)劃”等商業(yè)培訓(xùn)，課程介紹、宣傳文案中含有大量“抖音”字樣及抖音圖形商標(biāo)標(biāo)識(shí);在相關(guān)線下活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，該公司制作的海報(bào)、背板、宣傳視頻中也含有“抖音”字樣或“抖音”圖形商標(biāo)標(biāo)識(shí)。抖音方認(rèn)為，為了提升知名度，微贏公司還以“抖老大”“抖音商學(xué)院”“抖音星教官”等名稱從事商業(yè)活動(dòng)。這讓許多用戶產(chǎn)生誤解，以為活動(dòng)與抖音官方有關(guān)，并因此購(gòu)買了該公司的課程或與該公司達(dá)成合作。

　　2019年10月，字節(jié)跳動(dòng)公司和微播視界公司共同將微贏公司及控股股東張某訴至一審法院，要求被告停止商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，并索賠300萬元。

　　面對(duì)抖音方的指控，微贏公司與張某辯稱，微贏公司、張某對(duì)涉案商標(biāo)進(jìn)行指示性使用，并非商標(biāo)性使用，因此并未構(gòu)成對(duì)涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵權(quán)。微贏公司、張某從事的業(yè)務(wù)主要為通過線上的互聯(lián)網(wǎng)課程以及線下培訓(xùn)活動(dòng)，為“抖音短視頻”平臺(tái)的用戶提供市場(chǎng)營(yíng)銷、視頻制作等方面的培訓(xùn)服務(wù)，其使用行為僅是為說明提供的是抖音賬號(hào)吸粉、抖音短視頻剪輯制作等服務(wù)內(nèi)容。此外，微贏公司、張某基于正常的商業(yè)模式進(jìn)行宣傳，并未構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，其未作出虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳，不會(huì)導(dǎo)致混淆涉案培訓(xùn)與抖音的關(guān)系。另外課程名稱不會(huì)導(dǎo)致公眾產(chǎn)生誤解和混淆，微贏公司、張某屬于字節(jié)跳動(dòng)公司、微播視界公司的合作方。

　　判決：兩審認(rèn)定侵權(quán)成立

　　一審法院在受理該案后，圍繞商標(biāo)侵權(quán)行為及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為是否成立展開了審理。

　　在被訴商標(biāo)侵權(quán)行為是否成立的問題上，一審法院認(rèn)為，微贏公司、張某在抖音線上線下培訓(xùn)活動(dòng)中使用的系列商業(yè)標(biāo)識(shí)系在商業(yè)活動(dòng)中使用能夠起到標(biāo)識(shí)其來源和服務(wù)的作用，應(yīng)認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用。涉案“抖老大”微信公眾號(hào)等使用的系列商業(yè)標(biāo)識(shí)與第21879936號(hào)、第21880760號(hào)、第24281487號(hào)、第24282117號(hào)、第24281633號(hào)、第24282160號(hào)等“抖音”商標(biāo)，在視覺上基本無差別，構(gòu)成商標(biāo)法意義上的相同商標(biāo)。而字節(jié)跳動(dòng)公司在第35類“廣告、替他人推銷”服務(wù)、第41類“教育、安排和組織大會(huì)”服務(wù)擁有“抖音”商標(biāo)，上述商標(biāo)指定使用的服務(wù)范圍與被訴侵權(quán)行為一致，屬于同一種服務(wù)，故被訴行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　在被訴不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為是否成立的問題上，一審法院認(rèn)為，微贏公司、張某在未獲得字節(jié)跳動(dòng)公司、微播視界公司授權(quán)的情況下，使用“抖音商學(xué)院”“抖商學(xué)院”“抖老大”“抖音星教官”“抖商訓(xùn)練營(yíng)”“抖音達(dá)人課”“抖音引流課”“抖音特效創(chuàng)意視頻學(xué)習(xí)”等引人誤解的宣傳用語，客觀上欺騙、誤導(dǎo)消費(fèi)者，故涉案宣傳事實(shí)虛假且容易引發(fā)消費(fèi)者誤解，導(dǎo)致消費(fèi)者混淆涉案培訓(xùn)和抖音之間關(guān)系，故被訴不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為成立。

　　綜上，一審法院判決二被告立即停止侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，并賠償原告經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)180萬元。二被告不服該判決，上訴至杭州中院，杭州中院最終判決駁回上訴，維持原判。

　　建議：合理布局降低風(fēng)險(xiǎn)

　　商標(biāo)是企業(yè)的核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)之一，對(duì)商標(biāo)進(jìn)行合理布局對(duì)企業(yè)而言至關(guān)重要。商標(biāo)布局不是滿把抓，更不是全類注冊(cè)，否則只會(huì)不合理地侵占商標(biāo)資源，是不值得提倡或鼓勵(lì)的。相關(guān)企業(yè)必須通過精準(zhǔn)分析企業(yè)自身的主營(yíng)業(yè)務(wù)來確定注冊(cè)類別，并通過持續(xù)經(jīng)營(yíng)和推廣宣傳來建立市場(chǎng)影響力和知名度以實(shí)現(xiàn)對(duì)注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)力度的強(qiáng)化。

　　北京唯入律師事務(wù)所律師王珂在接受中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)采訪時(shí)表示，具體到該案，抖音平臺(tái)的商標(biāo)布局可圈可點(diǎn)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)側(cè)重娛樂、廣告與網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，故第35類和第41類是核心類別，在這兩個(gè)核心類別上注冊(cè)商標(biāo)并使用，為保護(hù)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。此外，較高的判賠數(shù)額也是該案的一個(gè)亮點(diǎn)，體現(xiàn)了司法實(shí)踐對(duì)加強(qiáng)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、制止侵權(quán)、懲處惡意侵權(quán)等法規(guī)政策的貫徹落實(shí)，給權(quán)利人增強(qiáng)了信心，給侵權(quán)人敲響了警鐘，有利于營(yíng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)秩序和誠(chéng)信的市場(chǎng)環(huán)境。

　　江蘇蘇旭律師事務(wù)所律師陳春光在接受本報(bào)采訪時(shí)也表示，字節(jié)跳動(dòng)公司在商標(biāo)權(quán)方面的布局有兩個(gè)特點(diǎn)值得同類企業(yè)借鑒。一是商標(biāo)組合的使用策略。組合商標(biāo)如果選擇分開申請(qǐng)注冊(cè)，不僅能降低駁回風(fēng)險(xiǎn)，各元素之間也能分開使用，自由組合，創(chuàng)造更大的品牌價(jià)值。同時(shí)，在被侵權(quán)時(shí)，也可加大維權(quán)力度。具體到該案，字節(jié)跳動(dòng)公司同時(shí)注冊(cè)了文字商標(biāo)、圖形商標(biāo)以及“文字+圖形”的組合商標(biāo)。二是申請(qǐng)類別廣泛，足以涵蓋產(chǎn)品服務(wù)范圍。字節(jié)跳動(dòng)公司作為一家互聯(lián)網(wǎng)公司，其提供的產(chǎn)品和服務(wù)本身如抖音，也往往被作為一種“抖商”產(chǎn)品和服務(wù)提供平臺(tái)和載體的互聯(lián)網(wǎng)工具。在這種情況下，為防止其產(chǎn)品和服務(wù)本身被平臺(tái)的工具性所掩蓋，商標(biāo)類別的選擇就非常重要。此次涉案“抖音”商標(biāo)涉及到第35類和第41類兩個(gè)大類，其中第35類商標(biāo)屬于市場(chǎng)通行證一樣的萬能型服務(wù)商標(biāo)，包括由個(gè)人或組織提供的廣告、商業(yè)經(jīng)營(yíng)、商業(yè)管理、辦公事務(wù)等服務(wù)，涉及到廣告、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷、策劃、加盟、電子商務(wù)、商業(yè)咨詢、替他人推銷等。此外，“抖音”商標(biāo)還被蘇州市中級(jí)人民法院在(2018)蘇05民初1268號(hào)案件中被司法認(rèn)定為馳名商標(biāo)，獲取了跨類別保護(hù)資格。在司法訴訟中申請(qǐng)馳名商標(biāo)認(rèn)定從而使得商標(biāo)獲得跨類別保護(hù)，這也是商標(biāo)權(quán)布局的一大策略。