優(yōu)先權(quán)是巴黎公約中的一項(xiàng)基本原則，發(fā)明優(yōu)先權(quán)的實(shí)體判斷需要考察在后申請與首次申請是否屬于相同主題。本文結(jié)合案例淺析優(yōu)先權(quán)制度的合理使用。

　　一、概述

　　專利法意義上的優(yōu)先權(quán)概念源自《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》(簡稱“巴黎公約”)?！栋屠韫s》中的優(yōu)先權(quán)原則是指已經(jīng)在一個(gè)成員國正式提出了發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)申請或商標(biāo)申請的申請人，在其他成員國就相同主題提出申請時(shí)，在規(guī)定期限內(nèi)可以享有優(yōu)先權(quán)。

　　中國專利法(2008修正，下同)第二十九條、專利法實(shí)施細(xì)則(2010修訂)第三十二條等對國際優(yōu)先權(quán)和國內(nèi)優(yōu)先權(quán)做出了具體規(guī)定。

　　中國專利法第二十九條規(guī)定：

　　申請人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個(gè)月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在外國第一次提出專利申請之日起六個(gè)月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。

　　申請人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。

　　“相同主題”的具體判斷原則，即《專利審查指南》(2010)第二部分第三章第4.1.2節(jié)的規(guī)定：“專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實(shí)用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實(shí)用新型。但應(yīng)注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致”，該規(guī)定又被稱為“四要素原則”。

　　二、案例分析

　　從已有案例來看，在判斷優(yōu)先權(quán)是否成立時(shí)，最關(guān)鍵的兩個(gè)要素是“首次申請”與“相同主題”。任何一個(gè)要素不成立都會(huì)導(dǎo)致優(yōu)先權(quán)不成立，進(jìn)而可能出現(xiàn)所述在先申請由于提前公開(公開日早于在后申請的申請日)而成為現(xiàn)有技術(shù)被用于挑戰(zhàn)在后申請的新穎性和創(chuàng)造性的情況。

　　(一)關(guān)于“首次申請”： “電動(dòng)獨(dú)輪自行車”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案

　　本案是2018年復(fù)審無效十大案例之一，發(fā)明名稱為“電動(dòng)獨(dú)輪自行車”(專利號(hào)：ZL201110089122.9)的中國發(fā)明專利是電動(dòng)獨(dú)輪平衡車領(lǐng)域的基礎(chǔ)性專利，針對本專利，原專利復(fù)審委員會(huì)對于無效宣告請求經(jīng)合并審理后作出第36591號(hào)無效宣告請求審查決定，宣告該專利權(quán)利要求1、3、5-8因不具備創(chuàng)造性而無效，在權(quán)利要求2、4、9的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專利權(quán)有效。本案的基本情況如下。

　　本專利的申請日為2011年4月1日，其要求了申請日為2010年9月6日的中國在先申請的優(yōu)先權(quán)。無效程序中請求人提交的一份用于評價(jià)本專利創(chuàng)造性的證據(jù)，其公開日為2011年3月5日，介于本專利的本國優(yōu)先權(quán)日和申請日之間。請求人另外提交一份美國專利申請，該美國申請的申請日為2011年9月15日，其中包含的兩件美國臨時(shí)申請的申請日分別為2010年3月9日和2010年3月18日。請求人主張，美國專利申請的內(nèi)容與本專利完全對應(yīng)，兩者屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，美國專利申請包含的兩件美國臨時(shí)申請的申請日均早于作為本專利本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請的申請日，由此可知中國在先申請不是相同主題的首次申請，本專利不能享有本國優(yōu)先權(quán)。專利權(quán)人辯稱，對于本國優(yōu)先權(quán)，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請應(yīng)該是在中國范圍內(nèi)的第一次申請，而非請求人主張的世界范圍內(nèi)的第一次申請。作為本專利優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請是相同主題在中國范圍內(nèi)的第一次申請，因此本專利符合本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定，其本國優(yōu)先權(quán)成立。

　　該案的一個(gè)焦點(diǎn)問題在于，作為本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請是否只要是在中國的首次申請即可?相同主題的首次申請的含義應(yīng)當(dāng)如何理解?

　　如上文提到的中國專利法第二十九條第一款對于“外國優(yōu)先權(quán)”的規(guī)定和第二款對于“本國優(yōu)先權(quán)”的規(guī)定中所述，第二款有關(guān)本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“在中國第一次提出專利申請”與第一款有關(guān)外國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“在外國第一次提出專利申請”兩者表述方式一致，僅是“中”“外”之差。外國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“第一次”其含義是世界范圍內(nèi)的第一次，由此中國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“第一次”其含義也應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的第一次。

　　基于以上考慮，第36591號(hào)無效宣告請求審查決定認(rèn)定，專利法第二十九條第二款所述的“在中國第一次提出專利申請”中的“第一次申請”應(yīng)當(dāng)理解為就相同主題在世界范圍內(nèi)首次提出的申請，只不過對于本國優(yōu)先權(quán)，該世界范圍內(nèi)的首次申請是在中國提出的。

　　(二)關(guān)于數(shù)值范圍交叉、上下位概念的“相同主題”：最高人民法院(2019)最高法行申12487號(hào)行政裁定書

　　在最高人民法院的“(2019)最高法行申12487號(hào)”的“行政裁定書”涉及的案件中，最高院裁定：

　　關(guān)于權(quán)利要求3，其進(jìn)一步限定了“含鉀鋁酸鈉溶液中氧化鉀析出過程控制Na2Ok濃度在170g/L～280g/L之間”，而在先申請中記載的是“加入硫酸鈉后，含鉀鋁酸鈉溶液濃度在Na2Ok 180g/L～280g/L之間”。權(quán)利要求3限定的數(shù)值范圍的下限“170g/L”明顯超出了在先申請中記載的數(shù)值范圍下限“180g/L”，故權(quán)利要求3不能享有優(yōu)先權(quán)。

　　關(guān)于權(quán)利要求4，其附加技術(shù)特征為“含鉀鋁酸鈉溶液中氧化鉀析出過程需攪拌反應(yīng)100～210分鐘”，而在先申請中記載的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容為“溶液中氧化鉀的析出過程需攪拌反應(yīng)120～210分鐘”。權(quán)利要求4限定的數(shù)值范圍的下限“100分鐘”明顯超出了在先申請中記載的數(shù)值范圍下限“120分鐘”，故權(quán)利要求4不能享有優(yōu)先權(quán)。

　　對于以連續(xù)的數(shù)值范圍限定權(quán)利要求的保護(hù)范圍的情形，應(yīng)將該數(shù)值范圍視為一個(gè)獨(dú)立的技術(shù)特征，不能再將其拆分為不同的技術(shù)方案并認(rèn)定是否享有優(yōu)先權(quán)。因此，權(quán)利要求3-4中的數(shù)值范圍不屬于可以分段拆分為不同的并列技術(shù)方案的情形，再審申請人有關(guān)其可以就該數(shù)值范圍中的一部分享有部分優(yōu)先權(quán)的主張不能成立。

　　同時(shí)，在本案中，由于在后申請的權(quán)利要求3-4的優(yōu)先權(quán)不成立，相比于在后申請，在先申請的申請日和公開日都早于其申請日，根據(jù)審查指南規(guī)定的“對比文件公開的數(shù)值范圍與上述限定的技術(shù)特征的數(shù)值范圍部分重疊或者有一個(gè)共同的端點(diǎn)，將破壞要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型的新穎性”，在先申請中的與在后申請的權(quán)利要求3-4相關(guān)的技術(shù)方案的記載會(huì)破壞在后申請的權(quán)利要求3-4的新穎性。

　　從上述最高院案例可以看出：

　　如果在后申請的技術(shù)方案相比在先申請的技術(shù)方案的變化，涉及數(shù)值范圍的交叉，那么，這會(huì)導(dǎo)致在后申請的優(yōu)先權(quán)不成立;對于不享有優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案所屬的權(quán)利要求，在先申請(提前公開，且公開日早于在后申請的申請日)有可能成為現(xiàn)有技術(shù)挑戰(zhàn)在后申請的新穎性和創(chuàng)造性。

　　類似地，如果在先申請中記載的技術(shù)方案僅僅涉及某一特定的下位概念a，而在后申請重新概括的技術(shù)方案中涉及的是上位概念A(yù);由于有關(guān)概括后的特征的一般性概念A(yù)既沒有明確地記載在在先申請中，并且本領(lǐng)域技術(shù)人員從在先申請中的技術(shù)方案涉及的下位概念a及其權(quán)利要求書、說明書和附圖的全部內(nèi)容中也無法直接、毫無疑義地確定在后申請的涉及上位概念的技術(shù)方案，基于清楚記載和單獨(dú)對比原則，在后申請中的技術(shù)方案不能享有在先申請的優(yōu)先權(quán)。而一旦在先申請?zhí)崆肮_，且公開日早于在后申請的申請日而成為現(xiàn)有技術(shù)，就會(huì)挑戰(zhàn)在后申請的新穎性和創(chuàng)造性。

　　(三)關(guān)于涉及新增限定特征的“相同主題”：“用于治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案

　　在2019年復(fù)審無效十大案件之一的“用于治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案中，涉案專利名稱為“用于治療糖尿病的二肽基肽酶抑制劑”(專利號(hào)：ZL200680042417.8)(簡稱專利1)，專利權(quán)人為武田藥品工業(yè)株式會(huì)社(下稱武田制藥)，與該案一起提出的還有針對ZL201210399309.3號(hào)(簡稱專利2)、ZL201210332271.8號(hào)(簡稱專利3)發(fā)明專利權(quán)的無效宣告請求案。

　　在這一系列的無效宣告請求案中，對于“新增加的限定特征對于權(quán)利要求的主題是否有限定作用”與“在后申請與在先申請是否屬于相同主題的發(fā)明”的關(guān)系進(jìn)行非常典型的詮釋。

　　更具體地說，該系列案非常典型地闡釋了包含給藥特征的內(nèi)容對于技術(shù)方案的影響。

　　在該系列案件中，三件專利的申請日相同，并都要求享有US60/717558和US60/747273的優(yōu)先權(quán)。在專利權(quán)無效宣告請求時(shí)，請求人提交了證據(jù)4，證據(jù)4是專利權(quán)人于涉案專利最早優(yōu)先權(quán)日之前提交、在最早優(yōu)先權(quán)日和申請日之間公開的專利申請。請求人主張證據(jù)4已記載了與涉案專利相同主題的發(fā)明，作為涉案專利優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請并非首次申請，涉案專利的優(yōu)先權(quán)不成立，由此涉案專利的權(quán)利要求1相對于證據(jù)4不具備新穎性。

　　涉及“單劑量形式”

　　專利1的權(quán)利要求1要求保護(hù)配制成單劑量形式的藥物組合物，其中該單劑量形式含有5毫克和250毫克之間的化合物I，其中化合物I以藥學(xué)上可接受的鹽或以游離堿形式存在。

　　合議組認(rèn)定權(quán)利要求1中“配制成單劑量形式的藥物組合物”是指適合一次給予患者的藥物，是一種用于單次給藥的產(chǎn)品形式，本質(zhì)上是藥物組合物的一種具體表現(xiàn)。結(jié)合權(quán)利要求1其他特征限定，該藥物含有5毫克和250毫克之間的藥學(xué)上可接受的鹽或以游離堿形式化合物I。

　　而證據(jù)4披露一類具有抑制DPP-4的活性的化合物，其中一個(gè)實(shí)施例記載的制備的化合物4即為涉案專利1的化合物I，“制劑實(shí)施例”部分公開了制劑例(口服制劑、靜脈內(nèi)制劑和片劑);但未披露藥物組合物中化合物4的含量范圍為5至250毫克，證據(jù)4所述藥物也不是用于單次給藥的產(chǎn)品形式。

　　也就是說，合議組認(rèn)定專利1的權(quán)利要求1中的特征“單劑量形式”對于該權(quán)利要求具有實(shí)質(zhì)的限定作用;進(jìn)而權(quán)利要求1與證據(jù)4技術(shù)方案不同，不屬于相同主題。

　　涉及“日劑量”

　　專利2的權(quán)利要求1要求保護(hù)化合物I在制備藥物組合物中的用途，所述藥物組合物通過口服給予日劑量為5毫克至250毫克的化合物I用于治療II型糖尿病，其中化合物I以藥學(xué)上可接受的鹽或游離堿的形式存在。

　　專利3的權(quán)利要求1要求保護(hù)藥物組合物，其包含化合物I和藥學(xué)上可接受的載體，其中化合物I以藥學(xué)上可接受的鹽或游離堿的形式存在，并且以5毫克至250毫克的日劑量給藥。

　　證據(jù)4涉及通過使用新的DPP-4抑制劑化合物或組合物來治療DPP-4相關(guān)疾病，例如II型糖尿病，其中記載了包括專利2或?qū)＠?所述的化合物I在內(nèi)的通式化合物具有抑制DPP-4活性，具體記載了其中優(yōu)選化合物尤其是化合物I(第一個(gè)實(shí)施例制備的目標(biāo)化合物)。還對化合物的給藥途徑、藥學(xué)上可接受的形式、如何制劑等具體技術(shù)特征進(jìn)行了闡述，并驗(yàn)證了化合物對DPP-4的抑制活性。另外，證據(jù)4提供了包含所述化合物I的藥物組合物。

　　與證據(jù)4相比，上述兩件專利要求保護(hù)的技術(shù)方案均增加了“5毫克至250毫克的日劑量給藥”的技術(shù)特征。

　　合議組認(rèn)定：專利2的權(quán)利要求1雖然限定所述化合物I的口服日劑量為5毫克至250毫克，但是該特征屬于給藥特征，僅體現(xiàn)在醫(yī)生的用藥過程中如何選擇，對制藥過程沒有限定作用，不對權(quán)利要求的保護(hù)范圍產(chǎn)生影響;

　　專利3的專利權(quán)利要求1雖然限定所述化合物I的日劑量為5毫克至250毫克，但是該特征屬于給藥特征，僅體現(xiàn)在醫(yī)生的用藥過程中如何選擇，對藥物的組成和結(jié)構(gòu)沒有限定作用，不會(huì)對權(quán)利要求1的保護(hù)方案產(chǎn)生影響，也即該日劑量范圍由醫(yī)生在用藥過程中選擇決定，對于權(quán)利要求1所涉及的產(chǎn)品能否得到說明書的支持沒有實(shí)質(zhì)影響。

　　因此，證據(jù)4分別記載了與專利2的權(quán)利要求1、專利3的權(quán)利要求1相同的技術(shù)方案。

　　此外，證據(jù)4記載包含化合物I在內(nèi)的化合物具有選擇性DPP-4抑制活性，而具有DPP-4抑制活性意味著可以通過抑制DPP-4對GLP-1的裂解，從而刺激胰島素分泌、抑制高血糖素分泌等機(jī)制來降低血糖，進(jìn)而用于治療II型糖尿病。因此，基于證據(jù)4記載內(nèi)容能夠合理確認(rèn)，化合物I可用于II型糖尿病的治療。而專利2、專利3說明書中增加記載的在糖尿病患者和小鼠上開展的降血糖研究，是對證據(jù)4已驗(yàn)證化合物I技術(shù)效果的進(jìn)一步豐富和完善，二者技術(shù)效果未發(fā)生“質(zhì)”或“量”的變化，未產(chǎn)生新的技術(shù)效果。

　　在技術(shù)方案和技術(shù)效果相同的基礎(chǔ)上，結(jié)合證據(jù)4和專利2、專利3的權(quán)利要求1均屬于糖尿病治療的技術(shù)領(lǐng)域以及解決相同的技術(shù)問題，因此，證據(jù)4和專利2、專利3屬于相同主題的發(fā)明，因此，涉案專利2要求享有優(yōu)先權(quán)的申請并非首次申請，涉案專利2不享有這些在先申請的優(yōu)先權(quán)。

　　從這一系列無效案復(fù)審委的觀點(diǎn)可以看出：如果在后申請的技術(shù)方案相比在先申請的技術(shù)方案的變化，涉及增加了新的限定特征：如果限定特征對于權(quán)利要求的主題不被認(rèn)為有限定作用，即在后申請與在先申請屬于相同主題的發(fā)明;而限定特征對于權(quán)利要求的主題被認(rèn)為有限定作用，即在后申請與在先申請不屬于相同主題的發(fā)明。

　　類似于上述無效案中涉及的新增加的限定特征，對于在后申請中新增加的性能、參數(shù)、用途或制備方法等特征限定的產(chǎn)品權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)考慮：權(quán)利要求中的新增加的性能、參數(shù)特征、用途特征是否隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有某種特定結(jié)構(gòu)和/或組成，該制備方法限定特征是否導(dǎo)致產(chǎn)品具有某種特定的結(jié)構(gòu)和/或組成。

　　如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)該性能、參數(shù)無法將新增加的限定特征的產(chǎn)品與在先申請中的產(chǎn)品區(qū)分開;該新增加的用途由產(chǎn)品本身固有的特性決定，而且新增加的用途特征沒有隱含產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上發(fā)生改變;盡管新增加的制備方法特征不同，但其限定的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和組成與在先申請中的相同;那么，新增加的限定特征對于權(quán)利要求的主題不被認(rèn)為有限定作用，即在后申請與在先申請屬于相同技術(shù)方案，需要進(jìn)而再考察“所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和預(yù)期的效果”是否相同。

　　三、結(jié)語

　　通過以上案例，我們可以看到，優(yōu)先權(quán)制度在給申請人提供更靈活的申請策略的同時(shí)，也存在著一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)。因此，申請人在制定申請策略(特別是使用優(yōu)先權(quán)制度)時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別注意以下幾個(gè)方面：

　　1.注意使用首次申請作為優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，避免在后申請優(yōu)先權(quán)不成立的情況。

　　2. 避免在先申請的公開(特別是提前公開)，以避免對在后申請(尤其是當(dāng)在后申請包含了新技術(shù)方案或新技術(shù)內(nèi)容時(shí))的審查或權(quán)利造成不利影響。

　　3. 在后申請的說明書中應(yīng)當(dāng)充分體現(xiàn)在先申請的技術(shù)內(nèi)容，為在后申請的審查預(yù)留更靈活的修改和爭辯余地。

　　4. 應(yīng)當(dāng)重視在先申請的撰寫，全面、充分體現(xiàn)發(fā)明人的貢獻(xiàn)，全面、充分描述各個(gè)方面、各個(gè)層次的技術(shù)方案，為在后申請?zhí)峁┤?、充分的?yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。