自2012年9月16日起，《美國發(fā)明法案》允許專利所有人請求美國專利商標(biāo)局(USPTO)對專利進(jìn)行補(bǔ)充審查。補(bǔ)充審查為專利所有人提供了一個主動提出修改的程序請求美國專利商標(biāo)局審議、重新審議或糾正專利所有人認(rèn)為與專利相關(guān)的信息。

　　只有專利所有人才能提出專利補(bǔ)充審查請求。該請求可以在專利發(fā)布后的可執(zhí)行期限內(nèi)的任何時間提出。在收到補(bǔ)充審查請求后，美國專利商標(biāo)局局長將在3個月內(nèi)通過頒發(fā)證書的方式來開展和完成補(bǔ)充審查，頒發(fā)的證書要表明請求中提供的信息是否提出了新的重大可專利性問題。《美國法典》第35篇第257(a)條：如果存在重大可專利性問題，那么美國專利商標(biāo)局將對此專利進(jìn)行單方復(fù)審。如果不存在重大可專利性問題，那么此專利將保持原樣，但專利所有人因此而確認(rèn)了其專利的可專利性，并消除了未來任何基于所提交信息的不可執(zhí)行性的質(zhì)疑，獲得辯護(hù)優(yōu)勢。

　　補(bǔ)充審查與信息項目

　　盡管上述法案至今已經(jīng)生效了近7年，但很少有人使用補(bǔ)充審查程序。美國飛翰律師事務(wù)所的研究顯示，通過美國專利商標(biāo)局的公共專利申請信息檢索系統(tǒng)(PAIR)檢索可知，截至2019年5月15日，專利所有人共提交了246項補(bǔ)充審查請求，平均每年提交約30項。

　　在年度報告中，美國專利商標(biāo)局將補(bǔ)充審查請求分為四大類：電氣、機(jī)械、化學(xué)和設(shè)計。根據(jù)美國飛翰律師事務(wù)所對公共專利申請信息檢索系統(tǒng)的分析可知，與電氣相關(guān)的補(bǔ)充審查請求排在第一位，幾乎占補(bǔ)充審查請求總量的一半，占比45%;與機(jī)械相關(guān)的補(bǔ)充審查請求數(shù)量居第二位，共有76項，占比31%;與化學(xué)有關(guān)的補(bǔ)充審查請求排在第三位，共有57項，占比23%。另外，與設(shè)計相關(guān)的補(bǔ)充請求量最少，只有3項，占比1%。

　　美國專利商標(biāo)局將構(gòu)成補(bǔ)充審查程序依據(jù)的材料稱為“信息項目”。信息項目是指專利所有人希望美國專利商標(biāo)局審議、糾正或重新審議的“據(jù)信與專利相關(guān)的信息”。其根據(jù)是《美國法典》第35篇第257(a)條和《美國聯(lián)邦法規(guī)》第37篇第1.605(b)條。值得注意的是，提交相關(guān)請求的要求是信息項目是否“相關(guān)”，其要求比《美國聯(lián)邦法規(guī)》第37篇第1.56條項下的是否“重大”更加廣泛。此外，信息項目必須以書面形式提交(所有的音頻或視頻錄制均必須以書面文本的形式提交)。

　　一般而言，每項補(bǔ)充審查請求不超過12個信息項目，但對于同一專利可以在任何時間提交多項補(bǔ)充審查請求。這就意味著如果專利所有人希望美國專利商標(biāo)局審議12個以上的項目，那么其可以提出多項請求，每項請求可以提交多達(dá)12個信息項目。

　　當(dāng)然，補(bǔ)充審查并非免費“午餐”。目前，與補(bǔ)充審查有關(guān)的費用為每處理一項補(bǔ)充審查，美國專利商標(biāo)局需收取4400美元。如果因補(bǔ)充審查程序而被要求進(jìn)行單方復(fù)審，則美國專利商標(biāo)局需要收取12100美元。此外，處理超過一定頁數(shù)限制的文檔美國專利商標(biāo)局也需要收取費用。不過，對于小微實體可打折收費。

　　值得注意的是，提交補(bǔ)充審查的信息項目類型并不局限于專利和專利申請。數(shù)據(jù)顯示，有大約1/3的補(bǔ)充審查請求包括印刷出版物、聲明和網(wǎng)頁。這些材料還包括物理項目的描述、銷售/公共使用的描述(不在聲明當(dāng)中)以及對討論Alice案和主題適格性的判例法和MPEP的引述。其余2/3的補(bǔ)充審查請求包括美國和美國之外的專利或?qū)＠暾垺＿@類請求是為了確保美國專利商標(biāo)局審議外國對口審查機(jī)構(gòu)引用的或相關(guān)美國專利/專利申請的審查過程中引用的專利和專利申請。另外，該“專利/申請”類別的信息還包括相關(guān)的檢索報告和審查歷史文件。

　　可專利性與單方復(fù)審

　　筆者檢索后發(fā)現(xiàn)，在全部246項補(bǔ)充審查中，只有69項未發(fā)現(xiàn)新的重大可專利性問題。這表明在絕大多數(shù)情況下均存在新的重大可專利性問題。

　　如果請求中通過一個或多個信息項目發(fā)現(xiàn)了存在新的重大可專利性問題，則美國專利商標(biāo)局局長將要求對該專利進(jìn)行單方復(fù)審。在復(fù)審期間，美國專利商標(biāo)局局長將處理補(bǔ)充審查期間發(fā)現(xiàn)的每一個新的重大可專利性問題。這就意味著因補(bǔ)充審查而開展的單方復(fù)審并不限于專利和印刷出版物，這種情況與《美國法典》第35篇第301條和第302條項下的單方復(fù)審不同。

　　在單方復(fù)審程序完成后，美國專利商標(biāo)局將頒發(fā)單方復(fù)審證書，列明經(jīng)復(fù)審的專利權(quán)利要求被取消、修改、新增或保留不變。根據(jù)美國飛翰律師事務(wù)所對公共專利申請信息檢索系統(tǒng)的研究，在175項補(bǔ)充審查請求中發(fā)現(xiàn)存在新的重大可專利性問題，其中只有148項收到了復(fù)審證書。這里面有52份至少有一項原始權(quán)利要求得到了確認(rèn)，以及至少包含一項新的權(quán)利要求。此外，88份單方復(fù)審證書中至少修改了一項權(quán)利要求，以及至少取消了一項權(quán)利要求。這表明，超過3/4的專利中至少一項原始權(quán)利要求未得到確認(rèn)。

　　另外，在175項補(bǔ)充審查請求中，還有1項請求是向美國聯(lián)邦巡回上訴法院提出上訴(有待裁決)、1項向美國專利審查與上訴委員會提出上訴(有待裁決)、1項有共同未決的雙方復(fù)審(其中所有的專利權(quán)利要求均被判為不具有可專利性，因此補(bǔ)充審查請求被駁回);另外，還有4項有頒發(fā)復(fù)審證書的意向通知、20項仍有待復(fù)審結(jié)果。對于頒發(fā)復(fù)審證書的148項請求，從發(fā)現(xiàn)存在新的重大可專利性問題到頒發(fā)復(fù)審證書的平均待審時間為433天。

　　數(shù)據(jù)表明，補(bǔ)充審查可以給專利所有人帶來優(yōu)勢。相關(guān)程序必須在提交請求后3個月內(nèi)完成，因此過程極其迅速。如果請求中的任何信息項目都沒有提出新的重大可專利性問題，則會頒發(fā)補(bǔ)充審查證書，且該專利在保持授權(quán)的同時仍然具有通過補(bǔ)充審查獲得的所有辯護(hù)優(yōu)勢。確定是否存在新的重大可專利性問題的期限很短，這樣就可能使可預(yù)見到即將發(fā)生專利訴訟的專利所有人受益。此外，專利所有人可以提交各種文件供審議，不限于專利和印刷出版物。由于提交“相關(guān)性”門檻要求較低，因此不必花費大量時間來確定信息項目的“重大性”。補(bǔ)充審查能夠在短時間內(nèi)涵蓋各種文件和相關(guān)問題，這可以使專利所有人及其專利受益。筆者認(rèn)為，鑒于該程序的這些優(yōu)勢，專利所有人使用補(bǔ)充審查的數(shù)量將隨著時間的推移日漸增加。